Både gründere og etablerte firmaer erfarer jevnlig at det er dyrt å ikke gjøre hjemmeleksen før lansering av nye produkter og tjenester. Dersom andres immaterielle rettigheter benyttes, risikerer aktøren å bli stanset i en kritisk lanseringsfase. Holdes en også erstatningsansvarlig kan dette bety vinn eller forsvinn for bedriften. Å sikre handlefrihet er derfor noe enhver bedrift bør lære seg.

Et selskap som planlegger utvikling og lansering av et nytt produkt eller tjeneste bør undersøke hvilken handlefrihet selskapet har i en tidlig fase.  For enkelte forretningsområder er det særlig risiko for at konkurrenter har vern som kan blokkere kommersialisering. For eksempel i teknologisektoren hvor det er omfattende patentering, eller i merkevaresektoren hvor konkurrentene kan ha vern for design- og produktutforming. En lansering som ikke tar hensyn til andres rettigheter kan derfor bli katastrofal for bedriften. Følgende steg sørger for at selskapet har den handlefriheten som trengs.

STEG # 1: Undersøk eksisterende rettigheter

Dersom produktet, prosessen eller tjenesten inneholder en bestemt teknikk, kan selskapet få utført en såkalt “Freedom to operate” (FTO) undersøkelse. Denne gir selskapet oversikt over patenter som kan ha betydning for handlingsrommet. Patentstyret tilbyr for eksempel en rekke forundersøkelser som kan avdekke om teknikken selskapet ønsker å bruke er kjent, om andre har patent på den, eller om det er ny teknikk selskapet selv bør vurdere å patentere.

Et patent er kun gyldig i de land det er registrert i, har begrenset levetid i maksimum 20 år og omfatter kun det spesifikke omfanget som fremgår av patentkravene. Et patents begrensninger vil derfor også innebære muligheter for kommersialisering som faller utenfor et patents beskyttelsessfære: Teknikken er allment tilgjengelig i de land patentet ikke er søkt registrert i, og teknikk som faller utenfor omfanget av patentet kan fritt benyttes.

Selskapet bør også undersøke om produktets planlagte designelementer og merkenavn gjør inngrep i andres rettigheter. Dette krever både undersøkelser blant registrerte varemerker og design i alle land produktet skal kommersialiseres i, og at man orienterer seg blant de produkter som allerede finnes i det relevante markedet. Dersom produktets design eller merkenavn har veldig like eller nærgående elementer som et registrert kjennetegn eller et eksisterende produkt, er det grunn til å tenke nytt om utformingen.

STEG # 2: Rydd unna hindringer

Dersom en FTO-analyse avdekker at en eller flere patenter begrenser selskapets handlefrihet, eller andres kjennetegn og design er for likt ens eget planlagte merkenavn eller produktutforming, må disse utfordringene håndteres.

Er det ett eller flere patenter som legger begrensninger i handlefriheten, har selskapet flere alternativer. En mulighet er å kjøpe eller lisensiere patentet, og dermed få autorisasjon til å bruke patentet mot betaling av royalty. Selskapet kan i stedet forsøke krysslisensiering, som innebærer at to eller flere selskaper utveksler lisenser til å bruke patenter. Dette krever at selskapet selv har en attraktiv patentportefølje. Et siste alternativ er å navigere rundt patentet. Selskapet må da finne opp eller bruke en teknikk som ikke dekkes av patentets beskyttelsesomfang.

For varemerker og design er det mindre aktuelt å kjøpe eller lisensiere rettighetene. Løsningen blir her å skape tilstrekkelig avstand fra det som er beskyttet. Hva som skal til må vurderes konkret i det enkelte tilfellet, og beror ofte på om konkurrenten har et "sterkt" eller "svakt" vern for sitt kjennetegn eller designutforming. Generelt er det slik at jo mer originalt eller innarbeidet kjennetegnet eller utformingen er, jo sterkere er vernet.

STEG # 3: Beskytt deg selv

Hvis undersøkelsene indikerer at det ikke er noen patenter som blokkerer tilgangen til markedet, og at teknologien sannsynligvis møter patenteringsvilkårene, har selskapet flere valg. Selskapet kan forsøke å patentbeskytte teknologien og derved sørge for større handlefrihet. Selskapet kan også beholde teknikken som forretningshemmelighet. Et tredje alternativ er å velge en såkalt defensiv publiseringsstrategi, hvor teknologien publiseres eller avsløres for å hindre at andre tar patent på den. Velges hemmelighold som strategi, bør selskapet bruke en “Non disclosure agreement” (NDA) hver gang andre selskap eller personer får innblikk i teknikken.

Produktets kjennetegn eller merkenavn, samt evt. nyskapende design kan og bør registreres i det enkelte land det skal lanseres i. Det er også mulig å få registrering i EU som helhet. Lansering og markedsføring av produktet kan i seg selv gi et visst vern mot kopiering fra andre, - i hvert fall i Norge. Et “cease and desist” brev kan benyttes om selskapet oppdager at noen utnytter deres rettigheter og vil fremme krav om at bruken stanses.

Du kan lese mer om cease and desist her.

En systematisk vurdering av selskapets handlefrihet før lansering av nye produkter vil minimere risikoen for krenkelse av andres rettigheter.  I noen tilfeller vil betaling av lisensavgift eller kun små endringer i teknikken, produktet eller designet kunne være tilstrekkelig for å unngå et katastrofalt resultat i en kritisk fase. Det er ofte en god IPR strategi for bedriften.